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Commento
dell'avvocato...
Domain
name: analisi di alcuni casi italiani
L'elevato interesse suscitato dall'argomento relativo
al domain name ed ai conflitti sul suo utilizzo, hanno suggerito di
tracciare, con il presente articolo, una breve panoramica sullo stato
della giurisprudenza italiana e di compiere un'analisi dei casi più
significativi.
La tendenza delle corti italiane - con ciò uniformatesi al
consolidato orientamento dei giudici statunitensi - è quella
di applicare - in via analogica - gli stessi principi elaborati nel
campo del diritto industriale e delle regole sulla concorrenza sleale.
In particolare, è sempre più frequente l'utilizzo della
tutela concessa dalla legge sui marchi (R.D. 21 giugno 1942 n°
929) e di quella prevista dal codice civile per la ditta e l'insegna
(ovvero di quegli elementi che contraddistinguono le imprese, come
ad esempio può essere "La Prealpina") per la soluzione
dei casi di conflitti sulla registrazione di domain names.
Possiamo individuare, nell'ambito delle ormai numerose cause affrontate
davanti ai tribunali italiani, tre tipi di controversie:
1) alla prima categoria appartengono i conflitti in ordine all'uso,
come nome di dominio, di un marchio registrato;
2) alla seconda, le contese determinate dall'inserimento nel domain
name di un marchio non registrato, ma già di fatto utilizzato
da altri;
3) alla terza, le liti conseguenti alla appropriazione, nella scelta
del nome a dominio, della ditta; insegna o ragione sociale di altri.
Emblematico della prima categoria è il provvedimento con cui
il Tribunale di Milano (ordinanza 22 luglio 1997) ha condannato una
società che aveva registrato, come indirizzo DNS, un marchio,
precedentemente ottenuto da altri. In particolare, tale marchio contraddistingueva
i prodotti e l'attività di una nota società operante
nel settore turistico; il titolare del domain name era, invece, un
provider che si limitava ad ospitare links a siti Internet, alcuni
dei quali diretti alla promozione di servizi turistici. Il giudice
ha così ritenuto lesivo dei diritti acquisiti dal titolare
del marchio registrato il fatto che all'indirizzo Internet riproducente
tale marchio, venissero offerti, seppure in maniera indiretta, prodotti
confondibili.
In modo ancor più significativo, il Tribunale di Ancona (ordinanza
24 aprile 1999) ha concluso che nel caso di conflitti tra titolari
di marchi registrati in territori diversi (nel caso di specie l'uno
in Italia e l'altro negli U.S.A.) ed utilizzati come indirizzi DNS,
deve prevalere chi per primo, in buona fede, abbia registrato il marchio
(per ulteriori dettagli www.valcavi.it/news.htm).
Nella seconda categoria rientra l'interessante caso affrontato dal
Tribunale di Cagliari su richiesta di Tiscali S.p.A. e diretta ad
ottenere la tutela di un marchio registrato successivamente all'ottenimento
da parte di un altro soggetto di un domain name identico. La particolarità
del caso era - a differenza di quanto visto in precedenza - data dal
fatto che, all'atto della presentazione della domanda di assegnazione
dell'indirizzo Internet, il marchio non era registrato, ma era, a
seguito di numerosi comunicati stampa, di fatto già utilizzato
da Tiscali e divenuto celebre.
Il giudice ha così ritenuto che meritasse tutela, contro l'illegittima
registrazione dell'indirizzo DNS, la richiesta di Tiscali, facendo
semplice applicazione di quelle regole elaborate da dottrina e giurisprudenza
sul marchio celebre.
Quanto infine alla terza ed ultima categoria di controversie, significativo
è il caso, affrontato dal Tribunale di Milano (ordinanza 3
febbraio 2000 - vd. www.valcavi.it/news.htm) relativo a due società,
svolgenti la stessa attività (incontro di domande ed offerte
di lavoro). Una delle due - ovviamente la meno nota - aveva pensato
di registrare come nome di dominio la (assai più nota) ragione
sociale dell'altra. Anche in questo caso, facendosi applicazione dei
principi sanciti dal codice civile (artt. 2564; 2567 e 2568 c.c.),
il giudice ha sanzionato il comportamento illegittimo.
Gian Paolo Valcavi
www.valcavi.it
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